Registro de marca: más allá del trámite.

Guía práctica para disminuir el riesgo de disputas legales al inscribir marcas en Perú

El trámite regular para la obtención de un registro de marca en INDECOPI demora entre 4 y 5 meses. Es un proceso sin requisitos complejos y con tres etapas que la propia autoridad conduce con bastante orden. Sin embargo, a pesar de la simplificación del trámite, muchos solicitantes o titulares de registro deben afrontar diversos problemas legales. Durante el trámite, no pocos solicitantes reciben demandas de oposición contra sus procesos de registro o denegatorias de oficio perdiendo tiempo y dinero. En otros casos, las marcas que lograron su registro, al no probar su uso por los cambios de logotipo, son objeto de cancelación. Aquellos que optaron por un registro denominativo tienen dificultades para enfrentar a sus competidores que se aprovechan de los diseños y gráficas no registrados. Otros observan como negocios conectados pero que no compiten directamente con ellos, hacen uso de marcas altamente similares pues se encuentran registrados en otras clases. 

Le proponemos revisar los siguientes consejos para hacer más eficiente el proceso de registro y la protección de su Propiedad Industrial. 

Conocer la dimensión comercial del producto o servicio

Para comenzar es necesario conocer el alcance del mercado de su producto y/o servicio. Usemos el ejemplo de un restaurante, hace algunos años el dueño solo debía preocuparse de registrar su marca para el servicio de alimentación (clase 43). Ahora, los nombres de restaurantes se han convertido en marcas de productos y es frecuente observar marcas de salsas para pasta (clase 30) con nombre de alguna trattoria; hamburguesas crudas (clase 29) bajo la marca de un famoso restaurante de carnes,  bebidas alcohólicas (clases 32 y 33) que terminan abriendo bares. Con la pandemia, los servicios de reparto de alimentos (clase 39) se convirtieron en el balón de oxígeno de muchos restaurantes. Incluso, muchos negocios han creado su propia aplicación (clase 09) o cuentan con canales de YouTube (clase 38) y hasta el dictado de enseñanza para aprender a cocinar (clase 41). Esta misma situación se replica en muchos negocios, por lo que es importante ubicar la clase o clases de mayor importancia y todas aquellas que puedan estar vinculadas con el negocio, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y los cambios de hábitos de consumo. 

Como se puede apreciar, este primer paso requiere ver el bosque completo y no perder de vista ninguna clase que pueda resultar importante para su compañía. Al momento de realizar la búsqueda, INDECOPI ofrece sugerencias sobre las clases en las que se debe buscar. Nosotros le sugerimos explorar la mayor cantidad de productos o servicios vinculados, esto reducirá los riesgos de encontrar problemas en el futuro. Puede visitar el sitio web de la OMPI para revisar el listado actualizado de productos y servicios por clase. 

Profundizar la investigación

Ahora que conoce las clases de productos y/o servicios, le recomendamos buscar la marca fonéticamente en INDECOPI y el diseño en TMview. No olvide revisar igualmente los nombres de dominios y las redes sociales. Muchas personas registran dominios o abren sus negocios por internet pero no registran su marca. Esos antecedentes podrían representar un problema. Conviene, del mismo modo, buscar los nombres de empresas inscritos en los registros de SUNARP o SUNAT. Si hay nombres comerciales en uso, pueden impedir o colisionar con el nombre elegido. Como Perú es parte de la Comunidad Andina, investigar las marcas en el resto de países miembros es una buena idea. TMview ofrece opción de búsqueda en Colombia. Para otros países contacte con profesionales en Propiedad Intelectual.

No se confíe si no encontró una marca idéntica. Examine marcas similares gráfica y fonéticamente. Incluso en las similitudes conceptuales podría existir algún conflicto.Incorporar otras palabras difícilmente facilitará el registro. Sin embargo, si encuentras que existen muchas empresas que comparten un término que ha elegido pero se diferencian por otra palabra, entonces el registro podría ser viable. Veamos un ejemplo:

Marca que se desea registrar: TRANUM FOX

Marcas encontradas:

FOX PLUS a nombre de A

SER FOX a nombre de B

FOX & TOP a nombre de C

En este ejemplo, no se encontraron nombres idénticos o similares a TRANUM. Por ello, vistos los resultados, la marca parece tener una alta probabilidad de registro. 

En nuestra experiencia, en un mercado “digitalizado” en el que se buscan nombres cortos, es ideal tener al menos de 6 a 8 alternativas de nombres. Este artículo ofrece 10 sitios webs que le permiten generar nombres de negocios o marcas. Además puedes usar sitios como Tailorbrands para diseñar los logotipos.

Descarte los nombres que puedan representar un problema. Es importante que tome en cuenta que la búsqueda no elimina las probabilidades de rechazo de su registro, pero las reduce considerablemente. Si ya tiene un candidato con altas probabilidades, es tiempo de revisar el siguiente punto.

¿Denominación o Logotipo?

La recomendación que ofrecemos siempre es que registre (i) la denominación de su marca, (ii) el logotipo de su marca y, en ciertos casos, (iii) los colores de su marca. Esto implica al menos 03 trámites independientes, con los consecuentes costos por cada trámite. Le aseguramos que es la mejor alternativa. Sin embargo, si debe elegir una, registre la marca mixta (el nombre y el diseño en blanco y negro). No olvide que a la larga los diseños pueden cambiar por lo que tendría que iniciar posteriormente un nuevo registro para el logotipo nuevo, perdiendo la antigüedad de la titularidad. Puede suceder que sus competidores no imiten su nombre, pero sí el diseño o los colores. Por ello es importante mantener todos los frentes protegidos. Revise incluso si los empaques o los colores de la tienda (virtual o física) tienen un diseño particular. De ser así, regístrelos.

Las distintas clases para registro

Ahora que tiene claro las distintas opciones de protección es importante explorar las clases en las que solicitará su registro. Recomendamos una protección amplia en la clase principal y las relacionadas. En todo caso, puede comenzar con la clase principal y con el tiempo complementarlo. Mientras lo hace no deje de vigilar constantemente en el Boletín de INDECOPI si otras personas o empresas registran marcas idénticas o similares en las clases vinculadas, INDECOPI no puede ser juez y parte, y si bien realiza un examen de registrabilidad no lo hace teniendo en cuenta todas las clases.

Inicie su trámite

Ahora que ya tienes estos pasos resueltos, puedes iniciar tu trámite en la oficina virtual del INDECOPI, los datos que piden no son complejos y ellos le avisarán sobre cualquier requerimiento o noticia del proceso. Si no se presentan problemas durante el trámite, en unos 4 meses recibirá el Título de Propiedad de su marca. Aunque pueda parecer mucho, Perú cuenta con una de las oficinas de marcas y patentes más eficientes. Otros países en la región pueden tomarse un año e incluso más para la concesión del registro.