El proyecto delante del registro de marca.

Basado en mi experiencia, son pocas las empresas o negocios que piensan en la protección de la marca al inicio del proyecto. La mayoría lo hace cuando está próximo a salir al mercado, aunque una parte significativa adopta medidas cuando enfrentan un potencial caso legal o se encuentran en plena controversia. 

Una de las historias que más recuerdo fue lo sucedido con una marca nacional de alimentos en sus primeros meses de vida entre el año 1999 y el 2000. Cambio de milenio y el país, aún en crisis, tenía una industria dispuesta a aprovechar un importante nicho de mercado. Meses antes de su lanzamiento la empresa peruana presentó su solicitud de registro. Nuestro cliente era una compañía de Nueva Zelanda que desde 1994 contaba con el registro de una marca casi idéntica, motivo por el cual interpuso una demanda de oposición. Para noviembre de 1999, su proyecto recibía su primer revés, la primera instancia administrativa había resuelto declarar fundada la oposición presentada por nuestro cliente y denegó el registro. Hacia marzo de 2000, el producto se lanzaba con una publicidad masiva obteniendo un gran éxito comercial alzando el 50% del share para junio de 2000. Ese mismo mes, sin embargo, el Tribunal del INDECOPI confirma la decisión rechazando su registro. Aunque interpusieron una demanda en el Poder Judicial -que tampoco prosperó-, habían iniciado negociaciones entre Lima y Auckland. Meses más tarde, la incertidumbre cesa. Finalmente, las partes deciden suscribir un acuerdo de coexistencia.

¿Cuál es el momento exacto para pensar en el registro?. Desaconsejo dejarlo hasta el final cuando el cambio de nombre del producto o servicio no sea una opción. En realidad, la investigación de antecedentes, previo al registro, se puede hacer de manera paralela durante toda la fase de desarrollo del producto, no se requiere iniciar múltiples registros de todas las alternativas. Actualmente, las herramientas de búsquedas de INDECOPI y las que ofrece TMVIEW -ambas gratuitas- son un primer paso de sencilla ejecución. Incluso la revisión de nombres de dominio y las redes sociales, no requieren una capacitación compleja. 

El ABC básico es: descarte los nombres idénticos o altamente similares -cuidando el listado de producto/servicios-. Cuando tenga candidatos finales, deje que un profesional analice la registrabilidad y le ayude a plantear la mejor estrategia de registro. El tiempo promedio de concesión de registro en INDECOPI es de 4 meses, tómelo en cuenta para incorporar este último paso de registro. 

Registro de marca: más allá del trámite.

Guía práctica para disminuir el riesgo de disputas legales al inscribir marcas en Perú

El trámite regular para la obtención de un registro de marca en INDECOPI demora entre 4 y 5 meses. Es un proceso sin requisitos complejos y con tres etapas que la propia autoridad conduce con bastante orden. Sin embargo, a pesar de la simplificación del trámite, muchos solicitantes o titulares de registro deben afrontar diversos problemas legales. Durante el trámite, no pocos solicitantes reciben demandas de oposición contra sus procesos de registro o denegatorias de oficio perdiendo tiempo y dinero. En otros casos, las marcas que lograron su registro, al no probar su uso por los cambios de logotipo, son objeto de cancelación. Aquellos que optaron por un registro denominativo tienen dificultades para enfrentar a sus competidores que se aprovechan de los diseños y gráficas no registrados. Otros observan como negocios conectados pero que no compiten directamente con ellos, hacen uso de marcas altamente similares pues se encuentran registrados en otras clases. 

Le proponemos revisar los siguientes consejos para hacer más eficiente el proceso de registro y la protección de su Propiedad Industrial. 

Conocer la dimensión comercial del producto o servicio

Para comenzar es necesario conocer el alcance del mercado de su producto y/o servicio. Usemos el ejemplo de un restaurante, hace algunos años el dueño solo debía preocuparse de registrar su marca para el servicio de alimentación (clase 43). Ahora, los nombres de restaurantes se han convertido en marcas de productos y es frecuente observar marcas de salsas para pasta (clase 30) con nombre de alguna trattoria; hamburguesas crudas (clase 29) bajo la marca de un famoso restaurante de carnes,  bebidas alcohólicas (clases 32 y 33) que terminan abriendo bares. Con la pandemia, los servicios de reparto de alimentos (clase 39) se convirtieron en el balón de oxígeno de muchos restaurantes. Incluso, muchos negocios han creado su propia aplicación (clase 09) o cuentan con canales de YouTube (clase 38) y hasta el dictado de enseñanza para aprender a cocinar (clase 41). Esta misma situación se replica en muchos negocios, por lo que es importante ubicar la clase o clases de mayor importancia y todas aquellas que puedan estar vinculadas con el negocio, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y los cambios de hábitos de consumo. 

Como se puede apreciar, este primer paso requiere ver el bosque completo y no perder de vista ninguna clase que pueda resultar importante para su compañía. Al momento de realizar la búsqueda, INDECOPI ofrece sugerencias sobre las clases en las que se debe buscar. Nosotros le sugerimos explorar la mayor cantidad de productos o servicios vinculados, esto reducirá los riesgos de encontrar problemas en el futuro. Puede visitar el sitio web de la OMPI para revisar el listado actualizado de productos y servicios por clase. 

Profundizar la investigación

Ahora que conoce las clases de productos y/o servicios, le recomendamos buscar la marca fonéticamente en INDECOPI y el diseño en TMview. No olvide revisar igualmente los nombres de dominios y las redes sociales. Muchas personas registran dominios o abren sus negocios por internet pero no registran su marca. Esos antecedentes podrían representar un problema. Conviene, del mismo modo, buscar los nombres de empresas inscritos en los registros de SUNARP o SUNAT. Si hay nombres comerciales en uso, pueden impedir o colisionar con el nombre elegido. Como Perú es parte de la Comunidad Andina, investigar las marcas en el resto de países miembros es una buena idea. TMview ofrece opción de búsqueda en Colombia. Para otros países contacte con profesionales en Propiedad Intelectual.

No se confíe si no encontró una marca idéntica. Examine marcas similares gráfica y fonéticamente. Incluso en las similitudes conceptuales podría existir algún conflicto.Incorporar otras palabras difícilmente facilitará el registro. Sin embargo, si encuentras que existen muchas empresas que comparten un término que ha elegido pero se diferencian por otra palabra, entonces el registro podría ser viable. Veamos un ejemplo:

Marca que se desea registrar: TRANUM FOX

Marcas encontradas:

FOX PLUS a nombre de A

SER FOX a nombre de B

FOX & TOP a nombre de C

En este ejemplo, no se encontraron nombres idénticos o similares a TRANUM. Por ello, vistos los resultados, la marca parece tener una alta probabilidad de registro. 

En nuestra experiencia, en un mercado “digitalizado” en el que se buscan nombres cortos, es ideal tener al menos de 6 a 8 alternativas de nombres. Este artículo ofrece 10 sitios webs que le permiten generar nombres de negocios o marcas. Además puedes usar sitios como Tailorbrands para diseñar los logotipos.

Descarte los nombres que puedan representar un problema. Es importante que tome en cuenta que la búsqueda no elimina las probabilidades de rechazo de su registro, pero las reduce considerablemente. Si ya tiene un candidato con altas probabilidades, es tiempo de revisar el siguiente punto.

¿Denominación o Logotipo?

La recomendación que ofrecemos siempre es que registre (i) la denominación de su marca, (ii) el logotipo de su marca y, en ciertos casos, (iii) los colores de su marca. Esto implica al menos 03 trámites independientes, con los consecuentes costos por cada trámite. Le aseguramos que es la mejor alternativa. Sin embargo, si debe elegir una, registre la marca mixta (el nombre y el diseño en blanco y negro). No olvide que a la larga los diseños pueden cambiar por lo que tendría que iniciar posteriormente un nuevo registro para el logotipo nuevo, perdiendo la antigüedad de la titularidad. Puede suceder que sus competidores no imiten su nombre, pero sí el diseño o los colores. Por ello es importante mantener todos los frentes protegidos. Revise incluso si los empaques o los colores de la tienda (virtual o física) tienen un diseño particular. De ser así, regístrelos.

Las distintas clases para registro

Ahora que tiene claro las distintas opciones de protección es importante explorar las clases en las que solicitará su registro. Recomendamos una protección amplia en la clase principal y las relacionadas. En todo caso, puede comenzar con la clase principal y con el tiempo complementarlo. Mientras lo hace no deje de vigilar constantemente en el Boletín de INDECOPI si otras personas o empresas registran marcas idénticas o similares en las clases vinculadas, INDECOPI no puede ser juez y parte, y si bien realiza un examen de registrabilidad no lo hace teniendo en cuenta todas las clases.

Inicie su trámite

Ahora que ya tienes estos pasos resueltos, puedes iniciar tu trámite en la oficina virtual del INDECOPI, los datos que piden no son complejos y ellos le avisarán sobre cualquier requerimiento o noticia del proceso. Si no se presentan problemas durante el trámite, en unos 4 meses recibirá el Título de Propiedad de su marca. Aunque pueda parecer mucho, Perú cuenta con una de las oficinas de marcas y patentes más eficientes. Otros países en la región pueden tomarse un año e incluso más para la concesión del registro.  

Guerra en Ucrania: Las batallas de la Propiedad Intelectual.

Las distintas medidas adoptadas por Occidente contra Rusia han encontrado respuesta por parte del Kremlin y, de acuerdo a lo señalado por Jen Psaki- secretaria de Prensa de la Casa Blanca- por Twitter, Moscú estaría analizando apoderarse de activos de las empresas que han suspendido o abandonado operaciones en su país. 

Afirma Putin que Rusia cuenta con un amplio margen tanto legal como de mercado para ofrecer alternativas a quienes sí se encuentran interesados en operar los negocios, conforme lo señala The Guardian. En una reciente entrevista a The Associated Press, el experto en el mercado Ruso, Chris Weafer de Macro-Advisory, expresó que dicho gobierno "está adoptando un enfoque de palo y zanahoria para los negocios extranjeros", ofreciendo alternativas sobre nacionalizaciones equilibradas con la ayuda del gobierno para quienes mantengan la inversión en Rusia. Agrega Weafer: “Cuando se trata de presiones sociales o posibles reacciones negativas del público, lo que entienden, supongo, es que la gente no saldrá a la calle porque no puede comprar una Big Mac(...) pero podrían salir a la calle si no tienen trabajo ni ingresos”. 

En este contexto se abre una interrogante sobre la protección de los activos como la Propiedad intelectual ¿Existe alguna causal de exclusión de ilicitud en la responsabilidad internacional de la Federación Rusa para la confiscación de marcas tales como Coca Cola o Mc Donalds?. El cerco económico de Occidente contra Rusia podría configurar un escenario que los empuje a invocar un Estado de Necesidad, tal como en su oportunidad lo alegó Argentina en la crisis financiera iniciada en el año 2000 (1). ¿Es un bloqueo económico una causal para abrazar estas soluciones extremas?. Los retos para la Propiedad Intelectual en un marco bélico no son nuevos, Coca Cola ha enfrentado ya a esta situación y, en la Alemania de 1940, desarrollaron un producto alternativo conocido actualmente con la marca Fanta, manteniendo la planta operativa y estable a los trabajadores. Mucho más controversial fue el uso de patentes alemanas por parte de Harley Davidson y otras compañías de EEUU y el Reino Unido. 

Resulta aún más complicado el escenario pues aunque la Federación Rusa y los Estados Unidos de América, han suscrito un TBI en 1992, el mismo no se encuentra en vigor y, por consiguiente, no es posible invocar dicho instrumento para resolver las controversias. Para Psaki, una respuesta de Rusia contra las inversiones, empeoraría su percepción a nivel internacional: “Cualquier decisión ilegal por parte de Rusia de apoderarse de los activos de estas empresas resultará en última instancia en un dolor económico aún mayor para Rusia. Complementará el mensaje claro a la comunidad empresarial mundial de que Rusia no es un lugar seguro para invertir y hacer negocios.”

Ante un entorno lúgubre y de incertidumbre, la innovación y la creatividad se convierten en instrumentos de supervivencia y superación tanto para las empresas como para los Estados. Los casos de la marca Fanta y el motor usado por Harley Davidson son una muestra del protagonismo de la propiedad intelectual en el marco del horror de la guerra. Mientras las sanciones contra el país eslavo se agudizan, se esperan reacciones con la misma intensidad. Parafraseando a Einsten, no sabemos cuánta Propiedad Intelectual se desarrollará en la Tercera Guerra Mundial, pero es seguro que para la Cuarta pocos podrán disfrutarla (2).

(1) (i) Continental Casualty Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/9, 2008.; (ii) LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International, Inc. v. República Argentina, Caso ICSID no. ARB/02/1. 2006.; (iii) Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. c. República Argentina, Caso ICSID no. ARB/01/3, 2007.; (iv) Sempra Energy International c. República Argentina, Caso ICSID no. ARB/02/16, 2007.y (v) CMS Gas-Transmission Company c. República Argentina, Caso ICSID, nº ARB/01/8. 2005.

(2) A Albert Einstein se le atribuye la frase “Yo no sé con que armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero te puedo decir con cuales se peleará la Cuarta: Rocas” ver: (de Calaprice, Alice (2005). El nuevo Einstein citable. Princeton University Press. p. 173. ISBN 0-691-12075-7)

WIPO PROOF un nuevo servicio de apoyo a las creaciones en un mundo digital.

El día de hoy la OMPI ha lanzado el servicio WIPO PROOF.  De acuerdo a lo anunciado en su sitio web “WIPO PROOF es un nuevo servicio digital que proporciona una huella digital de tiempo aplicable a cualquier archivo, que sirve para probar su existencia en una fecha y hora determinadas. Este nuevo servicio complementa los sistemas de propiedad intelectual (PI) de la OMPI. Está concebido especialmente para el mundo actual, de creciente carácter digital, en el que la tecnología, los macrodatos y la colaboración global propician la innovación y la creatividad”

La OMPI aclara que este sistema no reemplaza los sistemas de registro nacionales, regionales o internacionales de protección de P.I. Se trata de un mecanismo valioso, semejante a un seguro, que ayuda a gestionar eficazmente futuras controversias. En efecto, uno de los elementos centrales en las disputas sobre P.I. es la certeza en la fecha de creación del asset cuya autenticación puede resultar altamente complicada y onerosa.

La aplicación alcanza a diversas industrias, desde los tradicionales campos creativos artísticos (composiciones musicales, fotografías, películas), pasando por la industria productiva y de servicios (patrones textiles, know how)  hasta en sectores como la biotecnología y el fintech, en las cuales existe un importante desarrollo de innovaciones, las que usualmente se encuentran protegidas bajo el marco de los secretos industriales.

La pandemia del COVID19 ha acelerado el traslado a un mundo digitalizado en el cual se desarrollan diariamente cientos de productos intelectuales en forma de archivos digitales, los que pueden ser objeto de apropiaciones no autorizadas. Por este motivo, la implementación de este servicio  de la OMPI constituye una importante herramienta de soporte a la protección de la P.I. En su etapa de lanzamiento la OMPI se encuentra ofreciendo el servicio sin costo.  Para mayor información pueden visitar el sitio web dedicado en https://wipoproof.wipo.int/wdts/about-wipo-proof.xhtml 

Los efectos del Covid-19 en el registro de marcas

Cientos de empresas a nivel mundial se han lanzado al registro de términos asociados a la pandemia.

En Perú recientemente se ha solicitado la marca COVID19 para la categoría de prendas de vestir en la clase 25. En un análisis que se encuentra fuera del marco de la propiedad intelectual, sería importante revisar la recepción por parte del consumidor.

Nuestro ordenamiento jurídico podría otorgar el registro solicitado, sin embargo es importante notar que el mismo no implica una reivindicación absoluta sobre el nombre. Otro ejemplo, es el intento de registro de la marca N95, nombre asociado a un tipo de mascarilla, que deberá ser rechazado por la Dirección de Signos Distintivos.

Es seguro que seguiremos observando dichos registros y será interesante conocer el desenlace de los mismos.

La 18va Competencia Anual Moot Court de Propiedad Intelectual de Oxford ha sido cancelada.

Debido a la pandemia la reconocida competencia ha sido cancelada y no fue re-programada para audiencias virtuales. Más información en https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/oxford-intellectual-property-research-centre/18th-annual-oxford-international

Suspensión de la reunión anual de la INTA 2020

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